日前,北京知識產(chǎn)權(quán)法院公開開庭審理了原告沖電氣實業(yè)(深圳)有限公司(簡稱沖電氣公司)訴被告國家知識產(chǎn)權(quán)局、第三人深圳怡化電腦股份有限公司(簡稱深圳怡化公司)等發(fā)明專利無效宣告請求行政糾紛一案。
然而,該案并不是沖電氣公司與深圳怡化公司之間關(guān)于專利的首次糾紛,兩者之間的專利糾紛由來已久,可以追溯至OEM合作期間。
OEM(Original Equipment Manufacturer),是指一家廠家根據(jù)另一家廠商的要求,為其生產(chǎn)產(chǎn)品和產(chǎn)品配件,亦稱為定牌生產(chǎn)或授權(quán)貼牌生產(chǎn)。
1999年,深圳怡化公司成立,ATM設(shè)備供應(yīng)商。
2001年,沖電氣公司由沖電氣工業(yè)株式會社在深圳籌備建立,主要從事ATM機(jī)的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。
2005年,深圳怡化公司與沖電氣公司簽署有關(guān)ATM機(jī)的OEM合同,由沖電氣公司向深圳怡化公司提供ATM機(jī)。
截止2015年底,沖電氣公司以O(shè)EM的方式,累計向深圳怡化公司提供了11萬臺ATM機(jī)設(shè)備。
糾紛一:
2016年,沖電氣工業(yè)株式會社向深圳市中級人民法院提出,針對深圳怡化公司在2009年至2014年期間申請并獲得授權(quán)的七件國內(nèi)專利權(quán)的權(quán)屬糾紛訴訟請求。
2017年,深圳市中級人民法院作出判決:深圳怡化公司維持擁有七件涉案國內(nèi)專利的專利權(quán);駁回沖電氣工業(yè)株式會社的訴訟請求。
糾紛二: 2016年,深圳怡化公司向深圳市中級人民法院提出,針對沖電氣公司在2009年至2013年期間申請并獲得授權(quán)的九件國內(nèi)專利,提出專利權(quán)權(quán)屬糾紛的訴訟請求。與此同時,沖電氣公司起訴了深圳怡化公司侵犯其上述九件專利權(quán)。 2017年,深圳市中級人民法院作出判決:由沖電氣公司申請的九件涉案國內(nèi)專利的專利權(quán)歸屬于深圳怡化公司。 同年,沖電氣公司向廣東省高級人民法院提出上訴請求。 2018年,廣東省高級人民法院作出判決:撤銷深圳市中級人民法院作出的民事判決;駁回深圳怡化公司的全部訴訟請求。 糾紛三: 2016年,深圳怡化公司向深圳市中級人民法院提出,針對沖電氣公司侵犯其2009年申請的發(fā)明專利權(quán),提起訴訟請求。 2019年,深圳市中級人民法院作出判決:沖電氣公司侵犯深圳怡化公司所擁有的發(fā)明專利。 根據(jù)深圳怡化公司與沖電氣公司之間發(fā)生的以上專利糾紛能夠看出,兩者之間存在糾紛的專利全部是OEM合作期間的專利權(quán)問題!
通過OEM合作可以使掌握不同資源的市場主體進(jìn)行整合,獲得快速進(jìn)入市場、提升技術(shù)水平、消化過剩產(chǎn)能和規(guī)避市場風(fēng)險等等好處,使雙方享受美好的“愛情”。
然而,在OEM合作期間,對產(chǎn)品技術(shù)的改進(jìn)是必然存在的。 此時,技術(shù)改進(jìn)所產(chǎn)生的專利權(quán)歸屬問題會顯得格外敏感和重要,不能及時有效處理,會引發(fā)一系列圍繞專利權(quán)的權(quán)屬和侵權(quán)糾紛,導(dǎo)致雙方合作破裂甚至產(chǎn)生敵對的“仇恨”。 在《合同法》和《專利法》中,針對部分情況給出了專利權(quán)屬的規(guī)定。然而,在OEM合作期間,會出現(xiàn)的專利問題要比《合同法》和《專利法》中規(guī)定的情況更多、更復(fù)雜。 參考深圳怡化公司與沖電氣公司之間公開的訴訟信息,兩者在OEM合作協(xié)議中針對合作期間的專利事宜約定的不可謂不多、不可謂不詳,但還是沒有阻止了專利糾紛的發(fā)生。而且,這還僅僅是合作雙方之間的專利糾紛問題,還沒有涉及到第三方的侵權(quán)問題。
宗師貓認(rèn)為:
知識產(chǎn)權(quán)問題是無法依靠事前的一攬子約定完美解決!
在OEM合作,以及其他涉及知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)的合作中,必須要有配備專業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊為其提供專業(yè)、整體的知識產(chǎn)權(quán)策略,在享受美好“愛情”的同時,避免“仇恨”的發(fā)生,實現(xiàn)雙方利益的最大化。